Chapitre 27 - Contrats de licence et de maintenance de logiciels

27.5.6 Faillite du fournisseur

Tous les accords de licence doivent être rédigés en tenant compte du risque d'insolvabilité ou de faillite du fournisseur ou du donneur de licence, en particulier pour les logiciels critiques. Des dispositions spécifiques du code des faillites des États-Unis sont conçues pour protéger les droits des titulaires de licences de propriété intellectuelle en cas de faillite du donneur de licence.

La section 365(n) du code des faillites donne à un débiteur (ici, le donneur de licence) le droit d'exercer son jugement commercial pour déterminer lesquels de ses contrats il va "assumer" (ou continuer à exécuter), et lesquels il va "rejeter" (ou enfreindre les règles de la faillite), à condition que les contrats soient considérés comme "exécutoires." Un contrat est généralement considéré comme "exécutoire" si les obligations du débiteur et de la partie non débitrice du contrat "sont à ce point inexécutées que l'incapacité de l'un ou l'autre à achever l'exécution constituerait une violation substantielle excusant l'exécution de l'autre." Une licence non exclusive impose généralement suffisamment d'obligations sortantes à chaque partie pour être considérée comme répondant à cette définition de l'applicabilité de "." L'article 365(n) permet au licencié de conserver la plupart de ses droits contractuels avant et même après le rejet de la licence par le débiteur. L'article 365(n) permet au licencié de choisir, par notification au débiteur, s'il souhaite que le débiteur continue à exécuter ses obligations ou qu'il lui remette la possession de la propriété intellectuelle. En outre, la section 365(n) interdit au débiteur d'interférer avec les droits du licencié tels qu'ils sont prévus dans le contrat. En cas de rejet de la licence par le débiteur, le licencié peut choisir soit (i) de considérer la licence comme résiliée et de déposer une demande de dommages-intérêts pour rejet auprès de la succession du débiteur, soit (ii) de conserver son droit d'utiliser la propriété intellectuelle en échange du paiement de toutes les redevances dues pendant la durée de la licence et d'une renonciation à tous les droits de compensation qu'il pourrait avoir à l'encontre du débiteur. L'article 365(n) protège également les droits du licencié en vertu d'un accord "complémentaire à" la licence, tel qu'un accord de séquestre de technologie conclu avec un tiers.

Pour protéger le Commonwealth en vertu de la section 365(n) du code des faillites, le contrat doit prévoir ce qui suit :

• Les licences accordées dans le cadre de la licence du fournisseur sont réputées être "propriété intellectuelle" au sens de la section 101(35A) du code des faillites, et que le titulaire de la licence conserve et peut exercer pleinement ses droits au titre de la section 365(n) en cas de faillite du donneur de licence.

• Le Commonwealth (titulaire de la licence) doit avoir le droit d'utiliser et de réparer la propriété intellectuelle et de réaliser des travaux dérivés à partir de la date d'entrée en vigueur de la licence, même si le Commonwealth n'est pas actuellement en possession du code source.

• L'accord doit prévoir suffisamment d'obligations permanentes de la part du donneur et du preneur de licence pour que la licence soit considérée comme "exécutoire" en cas de dépôt de bilan. Parmi les exemples d'obligations exécutoires, on peut citer l'obligation pour le donneur de licence de notifier au preneur de licence les actions en contrefaçon de brevet et de défendre le preneur de licence contre les actions en contrefaçon, ainsi que les indemnisations et les garanties.

• Dans la mesure du possible, créez des accords distincts pour : (i) les marques et les noms commerciaux, qui ne relèvent pas de la définition de la propriété intellectuelle du code des faillites "" ; et (ii) les obligations positives imposées au donneur de licence, telles que les services de maintenance et d'assistance, pour lesquelles la section 365(n) DOE n'autorise pas le preneur de licence à conserver des droits. Si des services de maintenance et d'assistance sont inclus dans l'accord, détaillez séparément la partie des redevances payables par le licencié qui correspond à ces obligations et stipulez que ces redevances seront réduites ou supprimées si le donneur de licence cesse d'exécuter les services.

• Inclure une déclaration selon laquelle le fait pour le licencié de ne pas faire valoir ses droits aux avantages prévus à l'article 365(n) ne sera pas considéré comme une résiliation de l'accord en cas de rejet par le donneur de licence.

• Créez un accord de séquestre technologique distinct (renvoyant à l'accord de licence) en vertu duquel le donneur de licence doit fournir le code source de toute la propriété intellectuelle, y compris les mises à jour et les modifications, à un agent de séquestre tiers. Outre les dispositions relatives à l'audit et les exigences concernant le stockage et la maintenance du logiciel, l'accord de séquestre doit préciser qu'il s'agit d'un accord "complémentaire à" la licence, conformément à la section 365(n) du code des faillites, et spécifier les conditions de déclenchement de la libération automatique du code source au titulaire de la licence, telles que la cessation des activités commerciales ou l'incapacité du fournisseur à assurer le soutien de la propriété concédée sous licence.